11 de Agosto de 2022

 

Câmara Permanente da Ciência, Tecnologia e Inovação (CPCT&I) da Advocacia-Geral da União (AGU) emitiu uma série de pareceres relacionados ao Marco Legal de Ciência Tecnologia e Inovação (MLCT&I) abordando diversos assuntos importantes previstos da Lei de Inovação (Lei nº 10.973/2004) e no Decreto nº 9.284/2018. Dentre os temas abordados estão os contratos de transferência de tecnologia. Confira, a seguir, o Parecer nº 03/2020/CP-CT&I/PGF/AGU, bem como os modelos de cotratos segeridos pela AGU.

 

Parecer nº 03/2020/CP-CT&I/PGF/AGU

Checklist para contrato de cessão de patente

Modelo de contrato de cessão de patente

Checklist para contrato de licenciamento de patente

Modelo de contrato de licenciamento de patente

Checklist para contrato de transferência de know-how

Modelo de contrato de transferência de know-how

 

A Universidade de Brasília (UnB) foi uma das universidades consultadas pela Câmara Permanente da Ciência, Tecnologia e Inovação (CPCT&I) da Advocacia-Geral da União (AGU) para elaboração dos modelos de minutas proposto, visto que a UnB é uma universidade pioneira e referência no país quanto à transferência de tecnologias desenvolvidas pela sua comunidade acadêmica.

 

A UnB, contudo, não possui modelos de instrumentos jurídicos para transferência de tecnologia tendo em vista a alta complexidade desse tipo de instrumento e a necessidade de adequação minuciosa conforme cada instituição parceria e conforme cada tecnologia envolvida na negociação. Sendo assim, sempre que a UnB vai realizar uma transferência de tecnologia uma nova minuta é  elaborada de forma única e personalizada para cada caso concreto, seguindo o Relatório de Avaliação de Tecnologia e Prospecção Tecnológica (RAPT) elaboradora pela Agência de Comercialziação de Tecnologia (ACT) e em consonância com as variáveis e termos previamente negociados com a instituição parceria.

 

Todo esse trabalho personalizado e minuciosamente pensado para cada negociação impossibilida a aplicação de modelos pré-estabelecidos, mas possuem a vantagem de se ter uma maior adequação à realidade de cada parceria e uma maior segurança jurídica para as partes.

 

 

10 de Agosto de 2022

 

Os processos de transferência de tecnologia realizados no âmbito da Universidade de Brasília (UnB) possuem duas etapas para a sua realização: 1) uma etapa inical de avaliação da tecnologia e negociação com a isntituição parceria interessada; 2) o trâmite interno para aprovação e assinatura do respeito do instrumento jurídico de formalização da parceria. Confira os fluxogramas de cada uma dessas etapas.

 

Fluxo do processo negociação para transferência de tecnologia

A primeira etapa para viabilizar a transferência de tecnologia incia-se com a respectiva proteção do ativo intangível pelo Núcleo de Propriedade Intelectual (Nupitec), que também é uma área da Coordenação de Inovação e Transferência de Tecnologia (CITT) do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico (CDT). Realizada a proteção a Agência de Comercialização de Tecnologia (ACT) realiza os estudos para avaliação da tecnologia e prospesção de possíveis parceiros interessados na transferência de tecnologia.

 

 Fluxograma ACT Negociacao site

 

 

Fluxo do processo interno UnB de transferência de tecnologia

 

Sempre que uma negociação com uma instituição parceira é bem sucedida é necessário formalizar a parceria por meio da celebração de um instrumento jurídico específico. Esse instrumento jurídico passará por um tramitação interna na UnB antes de ser assiando e publicado no Diário Oficial da União (DOU).

 

 Fluxograma ACT Tramitacao interna TT site

 

 

CHECKLIST PARA TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

 

Confira o checklist de cada modalidade de transferência de tecnologia praticada pela Agência de Comercialização de Tecnologia (ACT) da Coordenação de Inovação e Transferência de Tecnologia (CITT) do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico (CDT) da Universidade de Brasília (UnB).

 

Checklist para Termo de confidencialidade

Checklist para licenciamento de uso para testes

Checklist para licenciamento para exploração comercial

Checklist para transferência de know-how

 

 

 

 

 

 

 

Legislação brasileira
Constituição da Fundação Universidade de Brasília / Universidade de Brasília:

Inovação e Transferência de tecnologia: 

  • Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988 – Artigo 23, inciso V, artigo 24, inciso IX, artigo 167 §5º, artigo 200 inciso V, artigo 213 §2º, CAPÍTULO IV DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.
  • Emenda constitucional nº 85, de 26 de fevereiro de 2015 – Altera e adiciona dispositivos na Constituição Federal para atualizar o tratamento das atividades de ciência, tecnologia e inovação.
  • Lei nº 10.973, de 02 de dezembro de 2004 (Lei de Inovação Tecnológica) – Dispõe sobre incentivos à inovação e à  pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências.
  • Decreto nº 5.563, de 11 de outubro de 2005 (revogado) – Regulamenta a Lei nº 10.973, de 02/12/2004, que dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, e dá outras providências.
  • Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016 – Dispõe sobre estímulos ao desenvolvimento científico, à pesquisa, à capacitação científica e tecnológica e à inovação e altera a Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, a Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, a Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, a Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, a Lei nº 8.010, de 29 de março de 1990, a Lei nº 8.032, de 12 de abril de 1990, e a Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012, nos termos da Emenda Constitucional nº 85, de 26 de fevereiro de 2015.
  • Decreto nº 9.283, de 7 de fevereiro de 2018 – Regulamenta a Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, a Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016, o art. 24, § 3º, e o art. 32, § 7º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o art. 1º da Lei nº 8.010, de 29 de março de 1990, e o art. 2º, caput, inciso I, alínea "g", da Lei nº 8.032, de 12 de abril de 1990, e altera o Decreto nº 6.759, de 5 de fevereiro de 2009, para estabelecer medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, com vistas à capacitação tecnológica, ao alcance da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional.
  • Lei nº 12.349, de 15 de dezembro de 2010 – Altera as Leis nº 8.666, de 21/06/1993, 8.958, de 20/12/1994, e 10.973, de 02/12/2004; e revoga o § 1º do art. 2º da Lei nº 11.273, de 06/02/2006.
  • Lei nº 11.077, de 30 de dezembro de 2004 – Altera a Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991, a Lei no 8.387, de 30 de dezembro de 1991, e a Lei no 10.176, de 11 de janeiro de 2001, dispondo sobre a capacitação e competitividade do setor de informática e automação e dá outras providências.
  • Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005 – Institui o Regime Especial de Tributação para a Plataforma de Exportação de Serviços de Tecnologia da Informação - REPES, o Regime Especial de Aquisição de Bens de Capital para Empresas Exportadoras - RECAP e o Programa de Inclusão Digital; dispõe sobre incentivos fiscais para a inovação tecnológica.
  • Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012 (Lei do magistério superior) – sobre a estruturação do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal; sobre a Carreira do Magistério Superior, de que trata a Lei nº 7.596, de 10 de abril de 1987; sobre o Plano de Carreira e Cargos de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico e sobre o Plano de Carreiras de Magistério do Ensino Básico Federal, de que trata a Lei nº 11.784, de 22 de setembro de 2008; sobre a contratação de professores substitutos, visitantes e estrangeiros, de que trata a Lei nº 8.745 de 9 de dezembro de 1993; sobre a remuneração das Carreiras e Planos Especiais do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, de que trata a Lei nº 11.357, de 19 de outubro de 2006; altera remuneração do Plano de Cargos Técnico-Administrativos em Educação; altera as Leis nºs 8.745, de 9 de dezembro de 1993, 11.784, de 22 de setembro de 2008, 11.091, de 12 de janeiro de 2005, 11.892, de 29 de dezembro de 2008, 11.357, de 19 de outubro de 2006, 11.344, de 8 de setembro de 2006, 12.702, de 7 de agosto de 2012, e 8.168, de 16 de janeiro de 1991; revoga o art. 4º da Lei nº 12.677, de 25 de junho de 2012; e dá outras providências.
Propriedade Intelectual:
Normas interna da UnB (Atos, Instruções e Resoluções)

 

A Universidade de Brasília (UnB) possui a sua Política de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia instituída desde 26 de novembro de 1998, por meio da Resolução do Conselho de Administração (CAD) nº 005/1998 que dispõe sobre a proteção e a alocação de direitos de propriedade intelectual.

 

A Resolução CAD nº 005/1998 prevê  em seu artigo 2º, inciso VIII o conceito de "redimentos" no âmbito da exploração comercial dos ativos intangíveis da UnB:

 

Art. 2º Para efeito desta Resolução, entende-se por:

 

VIII - Rendimentos: rendimentos auferidos com a exploração econômica dos bens de propriedade intelectual, deduzidos os custos realizados com a proteção, a manutenção e a salvaguarda dos direitos de propriedade intelectual pertencentes à UnB; as despesas realizadas para viabilizar a referida exploração, de forma direta ou por meio de licenciamento dos respectivos bens e os impostos incidentes sobre tais operações;

 

Sendo assim, após a dedução dos "os custos realizados com a proteção, a manutenção" os valores recebidos pela UnB a título de rendimentos serão distribuídos internamente em conformidade com o que prevê o artigo 6º da Resolução CAD nº 005/1998 que assim dispõe:

 

Art. 6º Respeitados os direitos de terceiros resultantes de acordo, convênio, contrato e outros instrumentos de cooperação celebrados pela Universidade de Brasília, os rendimentos de que trata o art. 2o que couberem à UnB, assim entendidos conforme os termos descritos no item VII do art. 4o desta Resolução, serão distribuídos da seguinte forma:

 

I - um terço do total dos rendimentos irá para o inventor, autor ou melhorista;

 

II - os dois terços restantes serão assim compartilhados:

 

a) vinte por cento à  Faculdade a que pertencer ou estiver vinculado o inventor, ou autor, ou melhorista, cujo montante será destinado a atividades de pesquisa e desenvolvimento;

 

b) trinta por cento ao Departamento ou à Faculdade ou Instituto quando esta ou este não possuir departamentos onde o inventor, ou autor, ou melhorista estiver lotado ou vinculado quando da realização da obra, criação, invento e demais realizações previstas nesta Resolução, cujo montante será destinado a atividades de pesquisa e desenvolvimento;

 

c) vinte por cento para a Unidade Gestora da Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia da UnB;

 

d) trinta por cento para a Universidade/Administração Superior, cujo montante será destinado a um fundo de reserva para  nanciar atividade de pesquisa e desenvolvimento tecnológico e industrial.

 

É  responsabilidade da Agência de Comercialização de Tecnologia (ACT) da Coordenação de Inovação e Transferência de Tecnologia (CITT) do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico (CDT) proceder com a distribuição dos ganhos econômicos recebidos pela UnB a título de transferÊncia de tecnologia em conformidade com as normas acima descritas.

 

 

 

No âmbito das transferências de tecnologia existem diversas modalidades de a serem aplicadas, cada uma com a sua especificidade. Os contratos de licenciamento de tecnologia são uma modalidade de transferência de tecnologia que implica na outorga de uma licença autorizando o licenciado a executar o objeto descrito no contrato de licenciamento, que pode variar conforme cada caso (uso, teste, escalonamento, exploração comcercial etc).

 

A transferência de tecnologia na modalidade de licecnciamento pode conter diferentes condições a serem autorizadas pela licenciente ao licenciado. O licenciamento pode ser a título gratuito ou oneros, pode ser com ou sem cláusula de exclusividade, pode contar uma permissão para sublicenciamento e normalmente ocorre de forma temporário e com prazo determinado.

 

O licenciamento de tecnologia para exploração comercial é a modalidade de transferência de tecnologia em que o licenciante (titular da tecnologia) vai estipular as condições para autorizar comercialziação da tecnologia pelo licenciado (empresa parceira) mediante uma contrapartida financeira a ser repassada para a licenciante. Existem diferentes contrapartidas a serem negociadas nesse tipo de contrato, tais como o pagamento de up front, o estabelecimento de um percenutal de royalties sobre o faturamento, um valor fixo a ser pago periodicamente, um percentual de royalties escalonado, dentre outras.  Esse tipo de transferência de tecnologia é  mais indicada para tecnologias com nível de maturidade mais elevados, em que se tem uma insegurança menor em relação a viabilidade mercadológica da tecnologia.

 

Condições especiais para pedidos de patente, isto é, o processo de solictação de patente ainda em análise no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) podem ser estabelecidas nesse tipo de modalidade de transferência de tecnologia, levando-se em consideração a possibilidade de arquivamento ou indeferimento do pedido de patente, como, por exemplo, um aumento do percentual de royalties pactuado após a concessão da patente.

 

A Universidade de Brasília é  pioneira no Brasil sendo a primeira universidade pública federal a realziar o licenciamento de tecnologia para exploração comercial de patente protegida no Brasil e em 26 países no exterior. Atualmente a UnB já realizou mais de 150 transferências de tecnologia e recebeu mais de 35 milhões de reais a título de royalties. Quer saber mais sobre as transferências de tecnologia da UnB? Leia o artigo "Indicadores de PI e TT" ou navegue pelo menu "INOVAÇÃO > Transferência de Tecnologia" aqui do website do CDT.

 

No âmbito das transferências de tecnologia existem diversas modalidades de a serem aplicadas, cada uma com a sua especificidade. Os contratos de licenciamento de tecnologia são uma modalidade de transferência de tecnologia que implica na outorga de uma licença autorizando o licenciado a executar o objeto descrito no contrato de licenciamento, que pode variar conforme cada caso (uso, teste, escalonamento, exploração comcercial etc).

 

A transferência de tecnologia na modalidade de licecnciamento pode conter diferentes condições a serem autorizadas pela licenciente ao licenciado. O licenciamento pode ser a título gratuito ou oneros, pode ser com ou sem cláusula de exclusividade, pode contar uma permissão para sublicenciamento e normalmente ocorre de forma temporário e com prazo determinado.

 

O licencimaneto de uso de tecnologia é  uma modalidade de transferência de tecnologia que tem como objetivo autorizar o licenciado a fazer uso da tecnologia dentro de termos e condições específicas, sem a permissão para atividades de exploração comercial. A celebração desse tipo de contrato é mais comum em tecnologias com o nível de maturidade tecnológica um pouco mais baixo, onde existe um risco maior nas estapas de testes, validações escalonamentos e obtenção de registros e licença junto aos órgãos governametais. É comum que a celebração dessa modalidade de transferência de tecnologia preceda um licenciamento para exploração comercial, visando diminuir os riscos e incertezas relacionadas à absorção da tecnologia pelo licenciado no intuito de transformá-la em um produto ou serviço a ser disponibilizado para a sociedade.

 

Esse tipo de licenciamento também é muito utilizado em termos de licença de programas de computador onde o usuário está autorizado a utilizar o programa em todas as suas funcionalidades e aplicações, porém sem ter direito a modificar, acessar ou explorar comercialmente o seu código fonte. Existem também outras modalidades de licenças de uso de programas de computador que são mais abertas e que concendem mairo liberdade aos usuários, onde o licenciado (a pessoa física ou jurídica) recebe uma permissão mais ampla que inclui autorizações para acessar e até mesmo modificar o código-fonte.

 

Nos casos dos programas de computador, existem diferentes tipos de licença de uso já disseminadas e utilizadas no meio da transferência de tecnologia de softwares, desde licenças mais restritivas até  licenças mais permissivas que serão aplicadas caso a caso conforme as intenções e interesses das partes evolvidas. Alguns tipo comuns de licenças no âmbito dos programas de compuatdor são as licenças Open SourceGeneral Public License (GNU)End User License Agreement (EULA).

 

O licenciamento de uso de tecnologia é aplicável a qualquer modalidade de propriedade intelectual (patente, programa de computador, desenho industrial etc) e poderá  ser negociado conforme as especificidades de cada tecnologia.

 

 No âmbito das transferências de tecnologia existem diversas modalidades de a serem aplicadas, cada uma com a sua especificidade. Os contratos de cessão de tecnologia são uma modalidade de transferência de tecnologia que implica, necessariamente, na alteração da titularidade sobre a propriedade intelectual objeto da cessão.

 

A transferência de tecnologia na modalidade de cessão de tecnologia pode ser subdividida em duas modalidade: a cessão total e a cessão parcial. A cessão total ocorre quando a instituição titular da propriedade intelectual cede completamente a sua titularidade para uma ou mais instituições, de forma que a titularidade original da propriedade será transferida para outra(s) intituição(ões). Exemplificando: se a UnB celebra um contrato de cessão total da titularidade sobre um programa de computador para uma empresa, a UnB deixará de ser titular desse programa de compútador e a empresa passará a ser a nova e única titular do programa. Esse tipo de transferência de tecnologia (cessão total) deve ter o seu contrato averbado junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Além disso, um protocolo junto ao INPI para informar a alteração da titularidade também deverá ser realizada para que a titularidade seja devidamente retificada no processo administrativo de proteção.

 

Já a modalidade de transferência de tecnologia de cessão parcial também implica uma alteração na titularidade da propriedade intelectual, contudo, mantém a titularidade original sobre a tecnologia. Normalmente é utilizada para acrescentar instituições da titularidade de uma propriedade intelectual. Exemplificando: se a UnB celebra um contrato de cessão parcial da titularidade sobre um desenho industrial para uma empresa, a UnB permanecerá  sendo titular desse desenho industrial e a empresa passará a ser a nova, mas não única titular da propriedade intelectual. Esse tipo de transferência de tecnologia (cessão parcial) normalmente é realizado por meio de um TERMO DE CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE que deve ser protocolodado junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) para informar a alteração da titularidade também deverá ser realizada para que a titularidade seja devidamente retificada no processo administrativo de proteção.

No âmbito das transferências de tecnologia existem diversas modalidades de a serem aplicadas, cada uma com a sua especificidade. Os contratos de licenciamento de tecnologia são uma modalidade de transferência de tecnologia que implica na outorga de uma licença autorizando o licenciado a executar o objeto descrito no contrato de licenciamento, que pode variar conforme cada caso (uso, teste, escalonamento, exploração comcercial etc).

 

A transferência de tecnologia na modalidade de transferência de know-how é comumente utilizada nos casos em que o objeto contratado refere-se a uma tecnologia não patenteada, não patenteável ou até que o seu prazo de proteção tenhja sido extinto pelo tempo, de modo que pretende-se transferir um conehcimento que, mesmo que não seja exclusivo daquela instituição, possui valor agregado ao ser aplicado em produto, processo ou serviço.

 

Ou seja, é aquele conehcimento que é valoroso, muitas vezes com alto nível de complexidade ou técnica e que pode ser transferido de uma instituição à outra com a finalidade de aprimoramento de processos, serviços e produtos daquela organização.

 

A Universidade de Brasília é  pioneira no Brasil sendo a primeira universidade pública federal a realziar o licenciamento de tecnologia para exploração comercial de patente protegida no Brasil e em 26 países no exterior. Atualmente a UnB já realizou mais de 150 transferências de tecnologia e recebeu mais de 35 milhões de reais a título de royalties. Quer saber mais sobre as transferências de tecnologia da UnB? Leia o artigo "Indicadores de PI e TT" ou navegue pelo menu "INOVAÇÃO > Transferência de Tecnologia" aqui do website do CDT.

 

Act artigo

 

A Agência de Comercialização de Tecnologia (ACT) atua promovendo a inovação por meio das relações institucionais da Universidade de Brasília (UnB) com diversos atores nacionais e internacionais interessados na transferência de tecnologias de titularidade da UnB. A ACT atua na prospecção, avaliação, oferta e negociação com o setor produtivo, até  a formalização e gestão dos instrumentos jurídicos referentes à transferência das tecnologias de titularidade da Universidade.

 

A primeira transferência de tecnologia realizada pela UnB ocorreu em 1998, quando foi criado o Núcleo de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia (Nupitec) para realizar as proteções da propriedade intelectual e as atividades de transferência de tecnologia da UnB, que realizou a primeira transferência de tecnologia celebrada pela UnB, referente a um pedido de patente protegido em cotitularidade com a empresa brasileira Biobrás S.A. para a formalizar a licença de uso e exploração comercial da tecnologia denominada “Vetor para expressão de proteína heteróloga e métodos para extrair proteína recombinante e para purificar insulina recombinante isolada”, que teve sua patente concedida em 14 de dezembro de 2010 sob número definitivo PI 9810650-3 (ARAÚJO, 2019). Segundo o Relatório de Atividades do CDT referente ao período de 1998 a 2008, com o aumento das proteções e transferências de tecnologia da UnB, em 2008 o CDT criou a Agência de Comercialização de Tecnologia (ACT) para atuar com as transferência de tecnologia da UnB e o Nupitec deixou de realizar tal atividade, concentrando-se na proteção da propriedade intelectual da Universidade, atividade que já realizava desde 1998.

 

A Agência de Comercialização de Tecnologia (ACT) é  uma das áreas integrantes da Coordenação de Inovação e Transferência de Tecnologia (CITT) do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico (CDT), que é o Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) da Universidade de Brasília (UnB) e possui como atribuições fomentar a parceria entre o setor produtivo e a UnB, com o objetivo de realizar parcerias para o desenvolvimento de produtos e processos inovadores, bem como, transferir o conhecimento gerado na Universidade, para que estes se transformem em benefícios tecnológicos disponíveis para a sociedade.

 

A transferência das tecnologias ocorre por meio da celebração de instrumentos jurídicos específicos, dentre eles, os Contratos de Licenciamento de Tecnologia, que podem ser com ou sem cláusula de exclusividade, observando o disposto na Lei de Inovação Tecnológica (Lei nº 10.973/2004) e no seu Decreto regulamentador, o Decreto nº 9.283/2018. A ACT é responsável por articular tais instrumentos, formalizando e realizando a sua gestão. Para tanto, a atuação da ACT envolve uma interação ativa tanto com os autores, inventores ou melhoristas, quanto com as empresas interessadas em ter acesso à  tecnologia.

 

Quer saber mais sobre a história da ACT e sobre as transferências de tecnologia da UnB? Leia o artigo "Indicadores de PI e TT" ou navegue pelo menu "INOVAÇÃO > Transferência de Tecnologia" aqui do website do CDT.